排除侵害專利權

事實及理由

壹、程序方面：

一、關於本件國際管轄權、準據法、所應適用之智慧財產案件審理法（下稱智審法）、被上訴人即附帶上訴人三星鑽石公司法定代理人聲明承受訴訟、上訴聲明及附帶上訴聲明之更正、上訴人即附帶被上訴人鉑林公司及附帶被上訴人鄭用文（合稱「鉑林公司等」）等程序事項，均引用本院民國112年9月21日中間判決（下稱中間判決）第2頁第9行至第3頁第15行。

二、本件終局判決之相關證據如附表14；相關用語簡稱如下：　相關語詞 簡稱 第I499568號「刀輪保持具」 系爭專利1 第I466838號「刀輪及使用其脆性材料基板之劃線方法及分割方法」 系爭專利2 第I409233號「脆性材料用劃線輪使用該劃線輪之劃線方法及劃線裝置、及劃線工具」 系爭專利3 第D142361號「脆性材料切刀用替換刃」新式樣專利（即102年1月1日修正施行之專利法所定之設計專利） 系爭專利4 以上4專利 系爭四專利 鉑林科技有限公司進口、販賣之「一體成型刀輪」或「一體式切割輪刀」產品（包含但不限於型號DHL-05AR-20105400015V） 系爭產品 鉑林科技有限公司進口、販賣之「一體成型刀輪」或「一體式切割輪刀」產品（包含但不限於型號DHL-05AR-20105400015V）之「刀輪」產品 系爭產品之刀輪 鉑林科技有限公司進口、販賣之型號DHL-05AR-20105400015V之「一體成型刀輪」或「一體式切割輪刀」產品 系爭型號產品 貳、三星鑽石公司主張其為系爭四專利之專利權人，鉑林公司於

104、105年間自訴外人北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（下稱北京沃爾德公司）進口並販賣「系爭產品」（包含但不限於系爭型號產品）、「系爭產品之刀輪」。三星鑽石公司委託訴外人京華商信事業有限公司（下稱京華公司）向鉑林公司購買系爭型號產品，經侵權比對分析，已落入系爭專利1請求項1至4、系爭專利2請求項1、2、系爭專利3請求項1及系爭專利4之文義或均等範圍，侵害系爭四專利權。三星鑽石公司乃於108年9月27日寄發存證信函通知鉑林公司有侵權事實，其於收受後仍繼續販賣，有侵權之故意或過失。爰依專利法第96條第1項前、後段、第142條第1項規定向鉑林公司等請求排除、防止侵害，並依同法第96條第2項、第97條第1項第2款、第142條第1項、民法第179條、第177條第2項及公司法第23條第2項規定請求連帶給付新臺幣（下同）10,000,000元本息。　　參、鉑林公司等則以：本件僅有三星鑽石公司指定規格向鉑林公司採購之「系爭型號產品」8件特定物，至所謂「系爭產品」，乃不特定標的，鉑林公司除系爭型號產品外並無其他進口或銷售三星鑽石公司所謂系爭產品行為。而系爭型號產品並未落入系爭專利1請求項1至4均等範圍，系爭型號產品之刀輪並未落入系爭專利2請求項1、2、與系爭專利3請求項1之文義或均等範圍，系爭型號產品並未落入系爭專利4之權利範圍。況系爭專利1至3之上開請求項1及系爭專利4均有應撤銷之原因，依智審法第16條第2項規定，三星鑽石公司不得對鉑林公司等主張權利。而三星鑽石公司指定規格購買系爭型號產品，乃默示授權，非屬未經同意之實施，其起訴主張侵害專利權，難謂無惡意構陷。本件除系爭型號產品外，全無其他涉及所謂「系爭產品」之交易可查，難認有任何侵害之虞。故三星鑽石公司之請求均無理由等語資為抗辯。肆、得心證之理由：

一、關於兩造上訴及附帶上訴之聲明、與不爭執事項，引用中間判決第4頁第8行至第5頁第13行；兩造所爭執之處，經協議簡化如中間判決之附表3（附表附圖P.4-6）所示，本院為請求項之解釋（中間判決第5頁第21行至第12頁第26行），並為中間判決：㈠系爭專利1請求項1至4之專利權，及系爭專利3請求項1之專利權均有應撤銷之原因。㈡系爭專利2請求項1、2之專利權，及系爭專利4之專利權均無應撤銷之原因。㈢鉑林公司進口、販賣之系爭型號產品之刀輪未落入系爭專利2請求項1、2之文義或均等範圍。㈣系爭型號產品落入系爭專利4之專利權範圍。準此，三星鑽石公司於本件民事訴訟中不得對於鉑林公司等主張有關系爭專利1及系爭專利3之權利（修正前智審法第16條第2項規定參照），且因系爭型號產品之刀輪未落入系爭專利2之文義或均等範圍，三星鑽石公司亦不得主張系爭專利2受侵害。故本院接續就系爭專利4其餘爭點（即爭點四㈣關於系爭產品部分、五及六）進行調查，並為本件終局判決。

二、三星鑽石公司未能證明除系爭型號產品外，鉑林公司有進口販賣其他侵害專利權之系爭產品（下稱其他系爭產品）：㈠舉證責任之分配原則與例外：⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第277條定有明文。茲三星鑽石公司主張自104年1月1日起迄今，鉑林公司除系爭型號產品外，尚有進口、販賣其他系爭產品，凡能用於三星鑽石公司之玻璃切割機上之一體成型刀輪產品，均應落入系爭專利4之設計專利權範圍云云。惟鉑林公司等否認三星鑽石公司所謂系爭產品之存在，三星鑽石公司即應就此有利於己之事實負舉證之責。⒉具體個案是否應依民事訴訟法第277條但書規定減輕當事人之舉證責任，應視具體事件之訴訟類型特性暨待證事實之性質，審酌舉證之難易、距離證據之遠近、證據是否偏在一方等相關因素，並依誠信原則，定其舉證責任或是否降低其證明度。倘依個案情形，由原負舉證責任之一造舉證，並無顯失公平之情形，自仍應適用該條本文定其舉證責任（最高法院112年度台上字第131號民事判決參照）。⒊當事人未充分知悉、掌握其主張或抗辯所必要之事實、 證據時，藉由證據調查之聲請，企圖從證據調查中獲得新事實或新證據，並以該事實或證據作為支撐其請求或聲明為有理由之依據者，為摸索證明。依我國民事訴訟法第266條第1項第2款、第285條第1項、第298條第1項規定，就適用辯論主義之私益型民事訴訟，關於訴訟資料之提出乃當事人職責，原則應禁止摸索證明，例外於舉證人對於應證事實之細節因不可歸責而無法獲知並具體化其事實主張（「不可歸責以致不知」要件），但已提出合理根據（至少使其推測性主張具有低度蓋然性），而其根據且經相當證明，並非無端臆測或誣攀（「合理根據」要件），而要求對造或第三人提出相關資訊並無不可期待之處（「期待可能性」要件），尤應注意是否涉及第三人基本權利之限制（利益衡量），始得基於誠信原則，容許摸索證明，以及不負舉證責任之對造就事案之解明負有一定協力義務。㈡本件應審究之刀輪保持具係對應Mrcs磁吸型產品：⒈三星鑽石公司製造販售之玻璃切割機（型號：MPX180 series或MPX2500series，甲證72-1）所裝載之部件「一體成型刀輪產品」，其名稱為「Mitsuboshi Rapid Change System」，簡稱為「Mrcs」，按尺寸區別為2類型：刀輪直徑為3mm以下者使用「Mrcs Magnet Type」（Mrcs磁吸型），刀輪直徑為3mm以上者則使用「Mrcs Pin Type」（Mrcs插銷型），惟刀輪直徑3mm者，無法以尺寸區分是使用Mrcs磁吸型或插銷型。　　　　　Mrcs類型 刀輪直徑 Mrcs Magnet Type Mrcs磁吸型 3mm以下 Mrcs Pin Type Mrcs插銷型 3mm以上 又Mrcs產品之型號編號規則（乙證47第2頁上方），Mrcs磁吸型之右3碼編為「1XX、3XX、4XX」，Mrcs插銷型之右3碼編為「5XX、7XX」（X為任意）。此為兩造所不爭執（本院二審卷四第289、338、352、386至388頁，本院二審卷五第69頁），並有Mrcs商品簡介（乙證47）可稽。　⒉系爭專利4係關於「刀輪保持具」之設計專利，觀諸其設計內容及圖式（甲證8，如中間判決附表附圖P.14至18之附表4、四），佐以三星鑽石公司所述（本院二審卷四第338、352、386至388頁），本件侵權判斷之標的對應為Mrcs磁吸型產品。⒊系爭型號產品：⑴三星鑽石公司委請京華公司向鉑林公司購買一體式刀輪產品，京華公司於106年4月19日以電子郵件表明「預計採購MRCS一體式刀輪，刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10」，鉑林公司隨即提出報價單，上載品名為「鉑林科技-WORLDIA一體式切割輪刀」、規格為「DHL-05A-2.0*0.8*0.65*115° 155-10」（甲證92。惟鉑林公司嗣於同年5月交付之產品，其型號為「DHL-05C-0000000000」，並非系爭型號，見甲證93，原審限制閱覽卷第61、81至87頁）。嗣鉑林公司於107年9月12日再次報價，其品名為「鉑林科技-WORLDIA一體式切割輪刀」、規格為「DHL-05A-2.0*0.8*0.65*105° 400-1.5(V)」(乙證19），並於同年10月25日進口系爭型號產品8個（丁證7）後交予京華公司轉交三星鑽石公司。系爭型號產品為「刀輪保持具」（即下圖①，甲證12，原審卷一第297頁），內含可獨立拆分之「刀輪」構件（即下圖綠色框線標示之②，甲證106，本院二審卷二第315頁）。

⑵京華公司106年4月19電子郵件（甲證92）記載所欲採購之產品為「MRCS一體式刀輪，刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10」，其中「刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10」，即指一體式刀輪產品之刀輪的規格，「2ø」表示該刀輪直徑為2mm，因小於3mm，即對應為Mrcs磁吸型。其後鉑林公司106年4月19日報價（甲證92）因應規格為「DHL-05A-2.0*0.8*0.65*115° 155-10」，及107年9月12日報價因應規格為「DHL-05A-2.0*0.8*0.65*105° 400-1.5(V)」(乙證19），進而交付系爭型號產品。故京華公司確已指定產品品名及規格，鉑林公司因此所交付之系爭型號產品具有特定外觀與特定尺寸型號。⑶至前述甲證92所載刀輪規格中之「155-10」，經三星鑽石公司確認係指刀輪齒數為155、齒深為10µm，該齒數及齒深涉及系爭專利2的刀輪尺寸參數規格，此規格並不影響一體式刀輪之「刀輪保持具」的整體外觀，而與系爭專利4之侵權判斷無涉（本院二審卷四第385至386頁），鉑林公司等亦認此刀輪規格之數據與系爭專利4刀輪保持具之設計外觀無涉（本院二審卷四第390頁）。如前所述，系爭專利4為設計專利，重在「刀輪保持具」整體外觀之視覺印象，因刀輪齒深（槽深度）的大小並不影響刀輪直徑的大小，即不會改變一體成形刀輪（系爭型號產品）之外觀，故關於齒深部分，即無須審究。㈢除系爭型號產品外之系爭產品（即其他系爭產品）：　　⒈三星鑽石公司主張：鉑林公司販賣之系爭產品主要係用於取代裝載於其玻璃切割機上之一體成型刀輪產品（即Mrcs），凡能用於三星鑽石公司之玻璃切割機上之一體成型刀輪產品，均應落入系爭專利4之設計專利權範圍。詳言之，對於可供安裝Mrcs或替代Mrcs之侵權產品的刀輪保持具接頭而言，由於不同刀輪規格所使用之刀輪保持具的安裝部構造相同，不受不同參數刀輪規格影響，故即便鉑林公司所販售之一體成型刀輪有不同於系爭型號產品者，該等產品仍侵害系爭專利4之設計專利權云云（本院二審卷五第69至70頁）。惟鉑林公司僅不爭執有8件系爭型號產品，否認有何其他系爭產品，三星公司所提之北京沃爾德公司官方網站之「刀轮-磨轮画册」（甲證25、26）第12頁的「一體式鑽石刀輪」(原審卷2第85頁)，其中「刀輪」固有符合三星鑽石公司主張之系爭產品名稱，惟仍須觀察實際產品外觀始知是否落入系爭專利4之專利權範圍。為此三星鑽石公司以鉑林公司有證據偏在之優勢，聲請調查證據，經本院就其所請，參酌鉑林公司等意見後，函詢群創光電股份有限公司（下稱群創公司）、財政部南區國稅局及財政部關務署(本院二審卷四第395至399頁），其等函覆即丁證5至8。　　　⒉三星鑽石公司主張鉑林公司進口系爭產品部分：　　　⑴經財政部關務署檢送鉑林公司申報進口貨名包含「一體成型刀輪、一體式切割輪刀、刀輪或型號DHL-05AR-20105400015V等關鍵字之報關紀錄3筆（丁證7），即105年報單（報關日期：105年5月13日）、107年報單（報關日期：107年10月25日）及109年報單（報關日期：109年10月20日），除107年報單之項次1為系爭型號產品8件的報關紀錄外，其餘報單資料並無相對應系爭型號產品之型號與規格。經考量下列情形，本院認其餘報單資料與本件待證事實（即鉑林公司有無進口、販賣之其他系爭產品）並無關聯，依鉑林公司所請予以遮隱而未開示予三星鑽石公司。⑵三星鑽石公司於原審所提甲附件1之可能之侵權產品（原審卷二第37至67頁)共有324種型號與規格，然105年、107年與109年報單並無相應於甲附件1所載之型號與規格；105年報單項次1與109年報單項次1、5、6、7中之產品均無產品之型號，僅有刀輪之規格，該刀輪規格不同於系爭型號產品的刀輪規格，且該些產品單價與重量，皆不同於系爭型號產品；107年報單項次2與109年報單項次2、3、4中之產品型號均不同於系爭型號產品，亦未相應於甲附件1之可能侵權產品的型號與規格，且該刀輪規格亦不同於系爭型號產品的刀輪規格。因此，鉑林公司雖於105、107、109年間進口數筆貨物，然依其報單所載之單價、重量與貨物名稱及規格等資訊，無足使本院產生低度蓋然性之心證認三星鑽石公司之推測性主張具有合理根據，故無開示丁證7完整內容之必要，亦無必要命鉑林公司提出其餘貨物之相關資訊。⒊三星鑽石公司主張鉑林公司販售系爭產品部分：　⑴三星鑽石公司主張鉑林公司除於107年銷售系爭型號產品外，亦曾銷售侵權產品，此從乙證19所述「價格會比去年的還高」可證云云。惟系爭型號產品係京華公司於107年間向鉑林公司購得，至京華公司於106年4月19日電子郵件向鉑林公司表明「預計採購MRCS一體式刀輪，刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10」，鉑林公司隨即報價（甲證92），惟鉑林公司嗣後交付之產品，其型號為「DHL-05C-0000000000」，並非系爭型號（甲證93），三星鑽石公司未曾提出此106年購得之產品實物以供比對，亦無其他證據證明該次購得之產品有落入系爭專利4之專利權範圍，故三星鑽石公司稱此為侵權產品云云，即屬無據。⑵三星鑽石公司曾於原審主張鉑林公司販售系爭產品予友達光電股份有限公司（下稱友達公司）云云，經原審函詢該公司，其函覆稱並無與被告鉑林公司簽署過買賣之書面契約等語（丁證3），三星鑽石公司於本院二審審理時未再如此主張，故三星鑽石公司此部分主張，要無可取。⑶三星鑽石公司主張鉑林公司販售系爭產品予群創公司云云，該公司於原審回函雖稱有向鉑林公司購買一體成型刀輪、一體式切割輪刀、刀輪產品（合稱「輪刀等產品」），惟鉑林公司係因應該公司面板產品類型、尺寸大小、面板製程技術不同之因素，客製設計不同規格、尺寸、角度樣式之輪刀產品，且所詢之輪刀產品屬該公司之營業秘密資訊，即不提供等語（丁證2）。本院二審審理時，限縮特定產品，再次函詢該公司是否購買系爭型號產品，或使用於甲附件2所示型號、序號之三星鑽石公司玻璃切割機（MDI）之輪刀等產品，其外觀如Mrcs磁吸型附圖（即乙證47）所示，且刀輪直徑為3mm或3mm以下？經該公司回覆稱未向鉑林公司購買系爭型號產品；其雖曾向鉑林公司購買輪刀等產品，因其非輪刀產品製造商，無專業能力判斷輪刀等產品與附圖之關聯、或外觀是否近似；另該公司所採購之輪刀產品會因面板產品類型、尺寸大小、面板製程技術不同等因素，由鉑林公司客製設計不同規格、尺寸、角度樣式等，無法僅憑附圖逕予認定系爭輪刀產品之外觀與附圖所示是否相同；又所詢之輪刀產品屬該公司之營業秘密資訊，不予提供等語（丁證8）。因此，丁證2、8均無法證明群創公司向鉑林公司所購買之輪刀即為三星鑽石公司所謂之系爭產品。⑷三星鑽石公司主張群創公司於丁證8未就甲附件2為任何否認，足見群創公司確有購買甲附件2之玻璃切割機之輪刀等產品，且甲秘證72之內容確為可採；群創公司拒絕提供資訊，必係恐將造成侵權風險及責任，更證三星鑽石公司對於系爭產品存在及技術特徵釋明之真實，不難合理推知群創公司向鉑林公司購買用於甲附件2所示三星鑽石公司各型號、序號之玻璃切割機之輪刀等產品之外觀與三星鑽石公司一體成型刀輪相同，且均落入系爭專利4之事實，與甲證72所陳相符，並聲請命群創公司提出鉑林公司所銷售之用於甲附件2所示三星鑽石公司型號、序號之玻璃切割機之系爭刀輪產品之圖面與規格（本院二審卷五第45至48頁）。然：①甲秘證72（中譯本即甲秘證72-1）為三星鑽石公司之台灣子公司人員聲明群創公司自104年起有使用鉑林公司所銷售可用於三星鑽石公司玻璃切割機（序號、型號即甲附件2）而取代三星鑽石公司Mrcs產品之「一體成型刀輪」（又稱「一體式切割輪刀」）產品（包括但不限於系爭型號產品）等語。而群創公司於丁證8之回覆，僅說明曾向鉑林公司購買輪刀等產品，但無從判斷外型近似與否，且不便提出輪刀等產品資訊等語，無從據此推論甲秘證72所述所購買之輪刀等產品取代Mrcs一體成型刀輪產品而使用於三星鑽石公司甲附件2之玻璃切割機之事實，故三星鑽石公司此部分主張純屬臆測而不可採。②雖三星鑽石公司聲請再次函詢群創公司，然本院函詢之一體成型刀輪、一體式切割輪刀、刀輪產品，係特定使用於甲附件2所列型號、序號之三星鑽石公司機台，自無再函詢之必要，附此敘明。　　　　⒋財政部南區國稅局臺南分局與新化稽徵所之丁證5、6：此二稅捐機關所函送之鉑林公司104至111年度營利事業所得稅結算申報書等資料，均未見一體成型刀輪、一體式切割輪刀、刀輪產品或型號DHL-05AR-20105400015V等詞，無從為三星鑽石公司此部分主張之佐證。⒌綜上，鉑林公司105年報單、107年報單與109年報單（丁證5）之報關貨物除系爭型號產品外，並無相應於三星公司所提甲附件1之可能之侵權產品的型號與規格。此外，鉑林公司依京華公司所指定之產品品名及規格（MRCS一體式刀輪，刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10），先於106年間交付另一型號「DHL-05C-2011515510」之產品，嗣於107年間進口、交付系爭型號產品，是以系爭型號產品為具有特定外觀與特定尺寸型號之產品。參以群創公司丁證8函覆稱鉑林公司因應公司面板產品類型、尺寸大小、面板製程技術不同之因素，客製設計不同規格、尺寸、角度樣式等語，堪認鉑林公司確實因應個別客戶之需求而進口銷售不同規格、尺寸之一體成型刀輪產品。然一體成型刀輪產品長期使用於玻璃切割行業，且包含多種不同的可能形式，並非三星鑽石公司首創，此由乙證4、34（即鉑林公司等所提系爭專利4之無效證據，相關技術內容及圖式見中間判決之附表5.二(十四)(十五)（附表附圖P.34-38）），分別為不同形式之一體成型刀輪，且其公告日遠早於系爭專利4之優先權日自明。三星鑽石公司雖欲以「結構相容/相接性」作為「外觀設計」之主張及調查依據，然三星鑽石公司對訴外人台灣日研精工股份有限公司所提專利侵權事件，經本院作成109年度民專訴字第97號民事判決（乙證41-1、41-2），因該案兩造當事人均未上訴而確定，該案被控侵權產品即同樣相容於三星鑽石公司玻璃切割機刀輪保持具接頭之產品，但其外觀上具有環帶狀淺凹等特徵（乙證41-2第16頁之右欄「系爭產品」圖片、下方之特徵g，本院二審卷四第329頁），難認與系爭專利4近似。因此，即使能用於三星公司玻璃切割機之一體成型刀輪產品，並非當然落入系爭專利4之範圍，縱限定可適用於特定玻璃切割機之一體成型刀輪產品，至多亦僅能得知其端部可適用於特定的刀輪保持具接頭，仍無從確認刀輪產品之實際外觀。衡諸三星鑽石公司所為之主張及證據，以及玻璃切割業界中使用一體成型刀輪產品之先前技術之論理及經驗法則為綜合觀察，三星鑽石公司所提推測性之主張，並未提出合理根據而使本院合理懷疑除系爭型號產品外，丁證5之105、107、109年報單所載鉑林公司進口之其餘貨品，以及鉑林公司銷售予群創公司之輪刀等產品，均為三星鑽石公司所謂侵害系爭專利4之系爭產品。故三星鑽石公司雖就鉑林公司進口、販賣一體成型刀輪之交易過程未曾參與，難以期待期能確實知悉、掌握具體事實及證據，僅能概略性地陳述相關事實，而擬以該聲明調查證據之結果，作為支撐其答辯為有理由之依據，然因未提出合理根據及合理可信之說明，無足使其推測性主張具有低度蓋然性。因此，由三星鑽石公司就尚有其他系爭產品之主張負舉證責任，難認有何顯失公平情形，尚無民事訴訟法第277條但書之調整舉證責任分配規定之適用，自無許三星鑽石公司為摸索證明，轉由不負舉證責任之鉑林公司協助提出銷售用於甲附件2所示三星鑽石公司型號、序號之玻璃切割機之系爭刀輪產品之規格、圖面、交易日期及數量等資料，就此特定事項詳為表明（事案解明）並舉證，三星鑽石公司亦不得將其證據蒐集權不當地擴張至第三人如群創公司。綜上，鉑林公司等辯稱除京華公司要求而提供系爭型號產品外，未有其他進口並於臺灣地區販賣其他系爭產品等語，應屬可採。　㈣綜上所述，系爭專利1、3有應撤銷之原因，系爭型號產品之刀輪未落入系爭專利2之專利權範圍，雖系爭專利4無應撤銷之原因，然三星鑽石公司無法證明所謂「系爭產品」之存在，故關於爭點四「落入專利權範圍部分」，僅爭點四㈣「系爭型號產品落入系爭專利4之權利範圍」部分為有理由，爭點四之其餘爭點均無理由，接續審酌爭點五、六關於系爭專利4部分。

三、三星鑽石公司得依專利法第96條第1項後段、第142條第1項規定向鉑林公司請求防止侵害：㈠三星鑽石公司主張鉑林公司自104年1月1日起迄今有侵害專利權之行為，關於侵權行為之成立、排除、防止侵害及其損害額之計算，應適用行為時法即現行專利法：⒈第58條第2項：「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」此規定於設計專利準用之。⒉第136條第1項：「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」⒊第142條第1項準用第96條第1項：「設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」㈡依專利法第136條第1項規定，可知因第三人不法妨害設計專利權之圓滿行使，於設計專利權人並無容忍義務之情形下，賦與其專有排除之權利。解釋上即須以侵害已現實發生，且繼續存在為行使排除權利之前提，如為過去之侵害，應屬損害賠償之問題（最高法院99年度台上字第324號民事判決參照）。又所謂「有侵害之虞」係指侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其專利權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要。故當存有專利權遭侵害之虞之情況，專利權人自得依此請求防止他人之實施行為。㈢如前所述，鉑林公司除於107年9、10月間因京華公司要求而提供系爭型號產品外，未有其他進口並於臺灣地區販賣其他系爭產品之行為，故鉑林公司於進口、銷售系爭型號產品予京華公司後，並無繼續侵害系爭專利4之行為，自無排除侵害之可言。惟鉑林公司在其官方網站上已表明其係沃爾德公司於臺灣之服務窗口，並曾與該公司共同參展（甲證31至33），自不能排除鉑林公司日後有於臺灣境內直接或間接、自行或委請他人製造、使用系爭型號產品或其他侵害系爭專利4產品之可能性。則三星鑽石公司依專利法第142條第1項準用第96條第1項後段規定，請求鉑林公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭型號產品或其他侵害系爭專利4產品，即屬有據。又鄭用文固為鉑林公司之法定代理人，惟依三星鑽石公司所提證據，僅能證明鉑林公司有侵害系爭專利4之可能，尚無法證明鄭用文亦有侵害系爭專利4之可能性，則此部分防止侵害之請求，難認有據。

四、三星鑽石公司得請求鉑林公司等連帶賠償損害26,040元：㈠如前所述，本件應適用現行專利法：　　⒈第142條第1項準用第96條第2項：「設計專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」⒉第142條第1項準用第97條第1項第2款、第2項：「（第1項）依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。（第2項）依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」　㈡鉑林公司進口、販賣系爭型號產品有過失侵害三星鑽石公司之系爭專利4：⒈三星鑽石公司主張鉑林公司等具有侵害專利權之故意，或至少有未盡注意義務之過失等語，惟此為鉑林公司等所否認，辯稱鉑林公司從未在臺進口銷售，僅係應京華公司要求始進口販賣系爭型號產品，屬三星鑽石公司之默示授權，非屬未經同意之實施，其起訴主張侵害專利權，實難謂無惡意構陷，鉑林公司等不具可歸責性云云。⒉設計專利權人專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權（專利法第136條第1項規定參照），三星鑽石公司固為蒐集證據而委託京華公司向鉑林公司指定產品品名及規格「MRCS一體式刀輪，刀輪規格:2ø*0.8*0.65*115° 155-10」，然京華公司採買要約並未要求鉑林公司交付侵害專利權之產品，是以鉑林公司先後於106年、107年分別交付型號「DHL-05C-0000000000」產品及系爭型號產品，前者並無證據證明落入系爭專利4之範圍，即非侵權產品，而後者（系爭型號產品）落入系爭專利4之專利權範圍，既未經三星鑽石公司同意或授權所實施，即屬侵害系爭專利4之產品。故鉑林公司等辯稱非屬侵權、教唆侵權、不可歸責云云，即非可取。　　　⒊三星鑽石公司主張鉑林公司主觀上有侵害其專利權之故意，無非以鉑林公司為玻璃切割輪刀領域之專業廠商，且於

104、105年間即開始與北京沃爾德公司合作於台北觸控展中展出刀輪產品，常年持續進口、販賣侵權產品等，為其所憑之主要論據。鉑林公司固為北京沃爾德公司於台灣的服務窗口，以玻璃切割輪刀為其主力產品之一，配合客戶共同開發客製化輪刀（甲證9），與三星鑽石公司雖為同業競爭關係，然其本身並非製造者，尚無其他證據證明其明知三星鑽石公司所享有系爭專利4之專利權內容，或明知系爭型號產品落入系爭專利4權利範圍而仍故意於107年間為進口、銷售行為，三星鑽石公司係於108年9月27日始以甲證23存證信函通知鉑林公司可能侵權情事，難認鉑林公司有侵害系爭專利4之故意。⒋三星鑽石公司雖無法證明鉑林公司有侵害專利權之故意，然智慧財產侵權為現代企業經營所應面臨之風險，事業於從事生產、製造、進口或銷售等業務之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。因此，具有一般風險意識之事業自應就其業務所涉及之技術實施作最低限度之專利權查證，倘未妥適查證者，即有過失。查鉑林公司為國際貿易業、其他非金屬礦物製品製造業、電子零組件製造業等之事業體（甲證15第1頁，原審卷一第363頁），而專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，鉑林公司於進口、販賣系爭型號產品之際，即應加以查證，以避免侵害系爭專利4，且依其營業規模，及強調可為客戶共同開發客製化輪刀等情，此查證係在其能力範圍內，具期待可能性，竟怠於為之，自不得因此諉稱不知系爭專利4之存在，抗辯其無過失。準此，鉑林公司未善盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，其就侵害系爭專利4之行為，縱無故意亦有過失，而應負過失侵害專利權之責任。㈢損害賠償之計算：本件三星鑽石公司僅能證明鉑林公司有於107年10月進口、銷售系爭型號產品8個，別無其他侵害系爭專利4之行為，京華公司於取得系爭型號產品後，已交予三星鑽石公司以提起本件訴訟，三星鑽石公司依專利法第142條第1項準用第96條第2項、第97條第1項第2款規定，請求依鉑林公司因侵害行為所得之利益，即其銷售系爭型號產品之利益，為損害賠償之範圍。雖鉑林公司於原審曾表示保留系爭產品成本扣除之權利，待合算後提出等語（原審卷五第252至253頁），惟迄未提出任何成本或必要費用之證據資料，故三星鑽石公司請求銷售價額26,040元（$3,255元X8=$26,040。甲證10）計算，自屬有據。至三星鑽石公司主張鉑林公司應依同法第97條第2項規定負擔懲罰性損害賠償78,120元云云，因三星鑽石公司未能舉證證明鉑林公司有侵害專利權之故意，業如前述，故此部分之主張自不足取。㈣鄭用文應與鉑林公司連帶負賠償責任：按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。茲鉑林公司因進口、販賣系爭型號產品不法侵害三星鑽石公司專利權而應賠償26,040元，已如前述，鄭用文於鉑林公司為上開行為時，為該公司負責人，且系爭型號產品之進口、銷售核屬鄭用文執行鉑林公司業務之事項，鄭用文自應依前開規定與鉑林公司負連帶賠償責任。㈤三星鑽石公司另主張以請求權競合及重疊合併，依民法第179條、第177條第2項及公司法第23條第2項規定，向鉑林公司等請求連帶給付云云，惟因其係主張同一事實（即鉑林公司常年進口、販售侵權產品），本院已認定僅系爭型號產品構成系爭專利4之侵害，而命鉑林公司與鄭用文連帶賠償，而三星鑽石公司並未提出其他證據證明鉑林公司有何不當得利或非適法無因管理之行為。故三星鑽石公司此部分請求難認有據，不應准許。

五、綜上所述，㈠系爭專利1請求項1至4之專利權，及系爭專利3請求項1之專利權均有應撤銷之原因，依修正前智審法第16條第2項規定，三星鑽石公司於本件民事訴訟中不得對於鉑林公司等主張有關系爭專利1及系爭專利3之權利，且因系爭型號產品之刀輪未落入系爭專利2請求項1、2之文義或均等範圍，三星鑽石公司亦不得主張鉑林公司等侵害系爭專利2，僅鉑林公司於107年間所進口、銷售之系爭型號產品8個，確實因過失而不法侵害三星鑽石公司之系爭專利4之權利，從而，三星鑽石公司依專利法相關規定及公司法第23條第2項規定，請求鉑林公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭型號產品及其他侵害系爭專利4之產品，並請求鉑林公司等連帶賠償26,040元及自起訴狀繕本送達翌日（即109年9月10日，原審卷一第431頁）起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，不應准許。㈡就上開應准許部分，⒈關於鉑林公司等應連帶給付26,040元本息部分，原審為三星鑽石公司部分敗訴判決，自有未洽，其附帶上訴意旨指摘原判決此部分不當，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第二項所示，因未逾500,000元，爰依職權宣告假執行，並依職權宣告鉑林公司等得供擔保免為假執行，如主文第七項所示。⒉關於原判決主文第一項中系爭型號產品侵害系爭專利4而對鉑林公司之防止侵害部分，原審為鉑林公司敗訴之判決，並無不合，鉑林公司上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。惟為求特定明確，爰載明標的物為系爭型號產品，修正如主文第四項所示。㈢就上開不應准許部分：⒈關於原判決主文第一項中對鉑林公司之系爭專利1、2防止侵害部分，原審為鉑林公司敗訴之判決，自有未洽，其上訴意旨指摘原判決此部分不當，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第三項所示。　　　⒉關於對鉑林公司等之連帶給付逾26,040元本息之請求、系爭專利1、2之排除侵害請求、系爭專利3之排除侵害、防止侵害請求部分，以及對鄭用文之系爭專利4排除侵害、防止侵害請求部分，原審為三星鑽石公司敗訴之判決，並無不合，三星鑽石公司附帶上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴及附帶上訴，均為部分有理由，部分無理由，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　21　　日智慧財產第一庭審判長法 官　蔡惠如法 官　陳端宜法 官　吳俊龍以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　28　　日書記官 江虹儀　　　　附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。