著作權授權契約事件

事實及理由

甲、程序方面：

一、本件審理範圍：本件經最高法院部分廢棄本院108年度民著上字第2號判決（下稱前審判決），並發回本院，最高法院判決主文第一、二項分別為：「原判決關於駁回上訴人（即本件上訴人）對於第一審判決命其交付授權標籤貼紙及授權產品由被上訴人（即本件被上訴人）銷毀之上訴，暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院（第一項）。其他上訴駁回（第二項）」。故原審判決除主文第三項關於「被告（即本件上訴人）應將其所持有之如原審判決附件所示授權標籤貼紙以及貼有該等授權標籤貼紙之授權產品交由原告（即本件被上訴人）進行銷毀」部分，尚未確定之外，其餘部分均已確定。本院僅就原審判決主文第三項部分予以審究，合先敘明。

二、被上訴人法定代理人變更並聲明承受訴訟：被上訴人三麗鷗股份有限公司之法定代理人原為辻友子，於訴訟中變更為齋藤陽史，並經其聲明承受訴訟，此有被上訴人民國110年11月10日之民事聲明承受訴訟狀可稽（見本院卷第73至83頁），核與民事訴訟法第175條規定相符，應予准許。

三、被上訴人在第二審追加備位聲明為合法：按第二審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一，擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項但書準用第255條第1項第2款、第3款定有明文。又按，第一審之原告於第二審程序為訴之追加，如屬於民事訴訟法第446條第1項但書準用第255條第1項第2至6款情形，即應准許，不因其於第二審為上訴人或被上訴人而有差異（最高法院50年度台上字第2557號民事判決意旨參見）。被上訴人110年11月10日民事聲請暨準備（一）狀，就尚未確定之原審判決主文第三項部分（關於將授權標籤貼紙及貼有授權標籤貼紙之授權產品進行銷毀部分），聲請追加備位聲明第二項（見本院卷第87頁）。嗣又以111年1月21日民事聲請暨準備（二）狀，及於111年2月16日言詞辯論期日，就追加之備位聲明調整部分文字內容（見本院卷第145頁、164頁），查被上訴人就原審判決主文第三項之請求，及追加之備位聲明均係基於商品化權授權契約書（下稱系爭授權契約）第28條第3項之規定，追加之備位聲明與原請求之基礎事實同一，依民事訴訟法第446條第1項但書準用第255條第1項第2款規定，其110年11月10日民事聲請暨準備（一）狀追加之備位聲明應予准許，被上訴人111年1月21日民事聲請暨準備（二）狀及111年2月16日言詞辯論期日，就追加之備位聲明變更部分文字內容，核屬擴張或減縮應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第446條第1項但書準用第255條第1項第3款規定，應予准許。乙、實體方面：壹、被上訴人主張略以：

一、兩造分別於102年9月18日、103年1月20日簽訂基本契約書（下稱系爭基本契約，見原審卷一第64-67頁）、系爭授權契約（見原審卷一第10-18頁，又系爭基本契約、系爭授權契約以下合稱系爭契約），約定由被上訴人授權上訴人在臺北、高雄、臺中舉辦3場「百變Hello Kitty40週年限定特展」，銷售使用特定三麗鷗造型圖案（下稱系爭圖案）製成之授權產品（下稱系爭授權產品）。詎上訴人於103年間違約將系爭圖案轉授權予訴外人凱蒂創意有限公司等，被上訴人於103年12月24日終止系爭契約，且系爭契約亦於104年4月30日期限屆至，上訴人應依系爭授權契約第15條約定作成報告書，並依同約第28條第3項第⑴至⑶款規定，提供如原審判決附件所示系爭授權標籤（下稱系爭貼紙）及系爭授權產品之交易會計帳冊、總報表、使用及銷毀紀錄、存放地點資料，並容許被上訴人進入上訴人辦公室等處所查驗，並將其持有之系爭貼紙、授權產品交由被上訴人銷毀等語。

二、依授權契約第28條第3項第⑴、⑵款規定：前兩項規定於上訴人或上訴人之受託製造業者持有未使用之系爭貼紙、包含停止出貨之系爭授權產品、系爭授權產品之半成品、為製造系爭授權產品所生產之零件或模具，依第14條規定受被上訴人授權而製作之廣告、宣傳或通知物時，上訴人應立即以書面通知被上訴人，且於被上訴人所指定之期限內依指定方法，採行以下之措施：（1）未使用之系爭貼紙應立即銷毀 ...（2）包含停止出貨之系爭授權產品、系爭授權產品之半成品、為製造系爭授權產品所生產之零件或模具、依第14條規定受被上訴人授權而製作之廣告、宣傳或通知物，應銷毀之或將系爭圖案等完全由上述商品上去除。若上訴人經被上訴人之同意，自行或委託業者銷毀、去除上揭商品或標誌時，上訴人必須提出可確認已銷毀或去除之照片、樣品或業者所出具之銷毀或去除證明書予被上訴人。上訴人應依被上訴人指定之期限及方法將未使用之系爭貼紙以及貼有系爭貼紙之系爭授權產品進行銷毀，上訴人自行銷毀或委託業者銷毀，只是被上訴人同意或指定方法之一。又從「可委託業者」進行銷毀乙節可知，實際進行銷毀之主體並不侷限於上訴人，受託業者亦可以擔任主體進行銷毀作業，且合約中就銷毀業者之資格並無限制，只要是被上訴人同意之人即可。而被上訴人指定之銷毀方法為：上訴人應將其所持有之系爭貼紙以及貼有系爭貼紙之系爭授權產品交由被上訴人進行銷毀，此即先位聲明內容。

三、但如認系爭授權產品不應交由被上訴人銷毀，而應廢棄原審判決主文第三項，則被上訴人就銷毀方法具有指示權，上訴人應在被上訴人指定之期間內，委託被上訴人同意之業者即聯○資源科技股份有限公司（下稱聯○公司）、豐○保科技股份有限公司（下稱豐○公司）或永○○保科技股份有限公司（下稱永○公司）進行銷毀，被上訴人得在場監督銷毀作業之進行，並要求銷毀業者將照片與銷毀報告直接提供予被上訴人。此即被上訴人同意上訴人委託業者進行銷毀之條件，亦為被上訴人補充備位聲明之內容。貳、上訴人答辯略以：

一、被上訴人於更一審提出之追加預備聲明，訴訟標的與先位之訴不同，原告第一審判決主文第三項係依系爭授權契約第28條第3項第⑴款為請求，判決主文客體僅有「授權標籤貼紙以及貼有該等授權標籤貼紙之授權產品」，被上訴人聲請追加備位聲明，增加「三麗鷗股份有限公司指定之業者進行銷毀」、「提出銷毀作業過程之照片」、「以確認完成銷毀」、「提供由該業者出具之銷毀證明書予甲方」等，均顯示訴訟標的與先位之訴不同，上訴人嗣於準備程序終結後，又具狀變更備位聲明內容，限制上訴人僅能委託3家業者進行銷毀，此3家業者是否同意受託銷毀，均不得而知。被上訴人於二審程序，甚至是更一審程序始提出請求權基礎完全不同之新攻擊防禦方法，顯然違反民事訴訟法第447條第1項規定，其追加備位聲明，不應准許。

二、由系爭授權契約第28條第3項第⑴款但書約定可知，上訴人不必自行銷毀，須將系爭貼紙交付予被上訴人者，僅限於被上訴人請求上訴人給付未使用之系爭貼紙，用以替代上訴人應償還債務之情形，是銷毀之主體，僅限於上訴人，系爭授權契約條文中並無被上訴人得請求上訴人將系爭貼紙交付予被上訴人作為銷毀「指定方法」之意思。又系爭授權契約第28條第3項第⑵款後段雖約定「若上訴人經被上訴人之同意，自行或委託業者銷毀、去除上揭商品或標誌時，上訴人必須提出可確認已銷毀或去除之照片、樣品，或業者所出具之銷毀或去除證明書予被上訴人」，惟自第28條第3項前後文意整體觀之，顯然係約定上訴人方為銷毀主體，例外時，上訴人可依第28條第3項第⑵款後段委託業者銷毀，銷毀之客體為「上揭商品或標誌」，並非「系爭授權產品」尤其相對於第28條第3項第⑴款係約定「系爭貼紙」之處理方式，第28條第3項第⑵款文字完全沒有出現「系爭貼紙」文字，是被上訴人自無依第28條第3項第⑵款及該款但書約定，要求上訴人銷毀「系爭貼紙」之可能。最高法院110年度台上字第584號判決亦認為：由系爭授權契約第28條第3項記載，似未約定被上訴人得請求上訴人交付系爭貼紙及系爭授權產品以供銷毀。上訴人抗辯被上訴人無請求將系爭貼紙交由被上訴人銷毀之權利，似非全然無據等語（見最高法院判決書第4-5頁），足見被上訴人要求上訴人將系爭貼紙交付予被上訴人作為銷毀「指定方法」，並無理由。

三、被上訴人在前審109年3月30日之言詞辯論意旨狀內容可知，被上訴人請求上訴人銷毀系爭貼紙及系爭授權產品之請求權基礎，並不包括系爭授權契約第28條第3項第⑵款後段。又被上訴人調整後備位聲明文字，請求將系爭貼紙交由3家業者銷毀，雖主張係依授權契約第28條第3項約定，但並未具體說明其請求權基礎係依據授權契約第28條第3項那一款約定？其備位聲明之請求當無理由。

四、依系爭授權契約第28條第3項第⑴款但書之約定，系爭貼紙可抵償積欠被上訴人之債務，可見系爭貼紙具有相當財產價值，上訴人就向被上訴人購買系爭貼紙之金額，自104年起即起訴向被上訴人求償，迄今已將近七年尚未確定。原審判決主文第三項命上訴人應將其所持有之系爭貼紙以及貼有系爭貼紙之系爭授權產品交由被上訴人進行銷毀，若上訴人另案獲得勝訴，卻因本案判決已將系爭貼紙銷毀，上訴人之求償權豈非受有侵害？原審判決准許被上訴人請求銷毀上訴人求償證據之系爭貼紙，將可能造成上訴人無可回復之損害，是系爭貼紙還不能銷毀。　參、原審判決主文第三項，命上訴人應將其所持有之如原審判決附件所示系爭貼紙以及貼有系爭貼紙之系爭授權產品交由被上訴人進行銷毀。上訴人提起上訴，上訴聲明：㈠原判決不利上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢訴訟費用由上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：㈠先位聲明：⒈上訴駁回。⒉訴訟費用由上訴人負擔。㈡備位聲明：⒈上訴人應將其所持有如原審判決附件所示系爭貼紙及貼有系爭貼紙之系爭授權產品，於被上訴人指定期限內，委託聯○公司、○豐公司或永○公司等被上訴人同意之業者進行銷毀，並確認銷毀授權產品明細，並將最終委託之銷毀業者、銷毀時程等資料提供予被上訴人，讓被上訴人監督銷毀作業之進行，並提出銷毀作業過程之照片，以及由該業者出具載有已銷毀授權產品明細之銷毀證明書予被上訴人。⒉訴訟費用由上訴人負擔。肆、本件之爭點：

一、被上訴人請求上訴人應將其所持有之系爭貼紙以及及貼有系爭貼紙之系爭授權產品交由被上訴人進行銷毀，是否有理由？

二、如無理由，被上訴人備位請求上訴人應將其所持有之系爭貼紙及貼有系爭貼紙之系爭授權產品，委託被上訴人同意之聯○公司等三家業者進行銷毀，並確認銷毀授權產品明細，並將銷毀業者、銷毀時程等提供予被上訴人，並讓被上訴人監督銷毀作業之進行，並提出銷毀過程之照片，及由銷毀業者出具載有已銷毀授權產品明細之銷毀證明書予被上訴人，是否有理由？伍、得心證之理由：

一、按民法第98條規定：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句」。所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之權利義務是否符合公平正義（最高法院96年度台上字第286號民事判決參見）。解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎（最高法院99年度台上字第1421號民事判決參見）。

二、查系爭授權契約第28條第3項記載：「前兩項規定於乙方（即本件上訴人）或乙方之受託製造業者持有未使用之授權貼紙、包含停止出貨之授權產品、授權產品之半成品、為製造授權產品所生產之零件或模具，依第14條規定受甲方（即本件被上訴人）授權而製作之廣告、宣傳或通知物時，乙方應立即以書面通知甲方（即本件被上訴人），且於甲方所『指定之期限內』『依指定之方法』，採行以下之措施：…」，其後才規定第⑴至⑶款之銷毀、查驗等流程，故在兩造間之系爭契約終止後，就銷毀系爭貼紙、系爭授權產品之期限及具體方法，被上訴人有指定之權利。系爭貼紙、系爭授權產品由上訴人自行銷毀，或交予被上訴人銷毀，或由上訴人委託特定之業者進行銷毀，乃屬銷毀之具體方法之一，被上訴人有指定之權利。另參酌第28條第3項第⑵項約定「包含停止出貨之授權產品、授權產品之半成品、為製造授權產品所生產之零件或模具、依第14條規定受甲方授權而製作之廣告、宣傳或通知物，應銷毀之或將三麗鷗造型圖案等完全由上述商品上去除。『若乙方經甲方之同意』，自行或委託業者銷毀、去除上揭商品或標誌時，乙方必須提出可確認已銷毀或去除之照片、樣品或業者所出具之銷毀或去除證明書予甲方」；及第⑶項約定「甲方為確認乙方所持有未使用之授權貼紙之數量以及是否確實執行前二款約定之要求，得請求乙方就上述事項提出一切相關帳冊以及授權貼紙之使用、銷毀紀錄等資料，並得於乙方營業時間內，進入其辦公室、工廠、倉庫以及店鋪等處所，對設施、存貨、帳冊以及授權貼紙之使用、銷毀紀錄等資料進行查驗，乙方不得異議」之約定可知，上訴人在獲得被上訴人同意之前提下，始得自行或委託其他業者銷毀授權產品、半成品、相關零件、模具、廣告、宣傳物等，且被上訴人為了確保上訴人已確實執行第⑴款及第⑵款之要求，得請求上訴人提出帳冊、授權貼紙之使用及銷毀記錄，並進入上訴人之處所進行查驗等，足見在由上訴人自行銷毀或由上訴人委託之業者進行銷毀時，被上訴人規定了十分嚴密之監督程序，以避免有未予銷毀之系爭貼紙或授權產品流入市面，反之，如由上訴人將系爭貼紙及授權產品交予被上訴人銷毀，即無進行上開第⑵、⑶款之繁瑣的監督、查驗程序之必要。本院由系爭授權契約第28條第3項之整體內容，並考量當事人間之權利義務關係、締約目的等，認為被上訴人身為授權人，在締約時應已充分考慮執行銷毀之成本及執行成效等，始在系爭授權契約第28條第3項一開始即約定系爭契約終止時，上訴人應依被上訴人所「指定之期限內」「依指定之方法」進行銷毀，其後才規定銷毀之具體流程，以確保被上訴人可以充分掌握銷毀流程之細節及並確認應銷毀之物品均已確實銷毀完畢，因此，不論採用第28條第3項所定第⑴⑵⑶款之何一措施均有第28條第3項所規定，應依「被上訴人所指定之期限內依指定之方法」之適用。因此，被上訴人主張，其就系爭貼紙、系爭授權產品之由何人進行銷毀有指定之權利，為可採信。被上訴人之先位聲明，依系爭授權契約第28條第3項，請求上訴人應將系爭貼紙及系爭授權產品交由被上訴人進行銷毀，應屬正當。

三、上訴人雖辯稱，系爭授權契約第28條第3項第⑴款記載，「未使用之授權貼紙應立即銷毀」，其主體限於上訴人，僅在第⑴款後段，被上訴人向上訴人請求交付系爭貼紙以替代上訴人應償還債務時，上訴人才有交付給被上訴人的義務，此外，被上訴人並無向上訴人請求交付系爭貼紙之權利云云。惟按解釋意思表示，應通觀契約全文，斟酌當事人訂立契約之主要目的及經濟價值，作全盤之觀察，以探求當事人締約之真意，並將誠信原則涵攝在內，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意，已如前述。系爭授權契約第28條第3項一開頭已開宗明義記載：「系爭授權契約終止時，上訴人應於被上訴人所指定之期限內，依被上訴人指定之方法，採行以下之措施：…」，其後才規定第⑴至⑷款之銷毀、查驗、借用物返還等流程，故被上訴人就銷毀之方法（包含由何人進行銷毀）有指定權，已如前述。至於系爭授權契約第28條第3項第⑴款後段「惟被上訴人向上訴人請求給付未使用之系爭貼紙，用以替代上訴人應償還之債務時，上訴人應遵從其請求…」等語，係指被上訴人向上訴人請求給付未使用之系爭貼紙，用以替代上訴人應償還之債務時，系爭貼紙作為償債之用，即勿庸銷毀。上開約定乃關於系爭契約終止後，系爭貼紙應否立即銷毀之問題，與銷毀之主體無關，上訴人刻意忽略第28條第3項「上訴人應於被上訴人所指定之期限內，依被上訴人指定之方法，採行以下之措施：…」之明確記載，主張第28條第3項第⑴款之銷毀「主體」限於上訴人，並不可採。

四、上訴人又辯稱，系爭授權契約第28條第3項第⑵款後段規定，委託業者銷毀之客體為「上揭商品或標誌」，並非「系爭授權產品」，且第28條第3項第⑵款文字中，完全沒有出現「授權貼紙」，被上訴人自無適用第28條第3項第⑵款及該款但書約定，要求上訴人應銷毀系爭貼紙云云。惟查，由第28條第3項第⑵款「包含停止出貨之授權產品、授權產品之半成品、為製造授權產品所生產之零件或模具、依第14條規定受被上訴人授權而製作之廣告、宣傳或通知物，應銷毀之或將三麗鷗造型圖案等完全由上述商品上去除。若上訴人經被上訴人之同意，自行或委託業者銷毀、去除『上揭商品或標誌』時，上訴人必須提出可確認已銷毀或去除之照片、樣品或業者所出具之銷毀或去除證明書予被上訴人」之整體文義，可知「上揭商品」或「標誌」乃指上訴人之「停止出貨之授權產品、授權產品之半成品、為製造授權產品所生產之零件或模具、受被上訴人授權而製作之廣告、宣傳或通知物」，及「系爭三麗鷗圖案」，上訴人稱「上揭商品或標誌」不包含系爭授權產品，自非可採。又被上訴人依系爭授權契約第28條第3項規定，就銷毀之具體方法有指定權，且依第⑶款規定，被上訴人為確認上訴人是否已確實執行第⑴、⑵款之銷毀要求，得請求上訴人提出帳冊、授權貼紙之使用及銷毀記錄，並進入上訴人之處所查驗等，顯見被上訴人不論就系爭貼紙或貼有系爭貼紙之系爭授權產品，均有要求上訴人應確實銷毀之權利，再者，上訴人自承，系爭貼紙已全部貼在系爭授權產品上（見原審107年6月4日言詞辯論筆錄，原審卷二第13頁反面），故系爭貼紙已附合於系爭授權產品而無從分離，被上訴人為確保系爭貼紙及貼有系爭貼紙之系爭授權產品在系爭契約終止後，不在市面上流通，自得請求上訴人應將系爭貼紙及貼有系爭貼紙之系爭授權產品交予被上訴人銷毀之權利，上訴人此部分之辯解，並無理由。

五、上訴人又辯稱，上訴人就向被上訴人購買系爭貼紙之金額，自104年起即另案起訴向被上訴人求償，迄今尚未確定。原審判決主文第三項命上訴人應將其所持有之系爭貼紙以及貼有系爭貼紙之系爭授權產品交由被上訴人進行銷毀。若上訴人另案獲得勝訴，因本案判決已將系爭貼紙銷毀，將侵害上訴人之求償權，造成上訴人無可回復之損害云云。惟查，本件被上訴人之請求除原審判決主文第三項之外，其餘均已確定，本院更審前判決（108年度民著上字第2號）認定兩造間之系爭契約業已終止，上訴人應負授權契約第28條第3項各該行為之義務，不得以另案訴訟尚未終結為由，拒絕履行前開行為義務，並認為被上訴人請求上訴人提供其所製造或委託製造、販售、散布之授權產品名稱、授權號碼、製造數量、出貨數量及建議零售價格資料之報告書；請求上訴人交付系爭貼紙及系爭授權產品之交易會計帳冊、總報表、使用與銷毀紀錄及交付前開貼紙與授權產品之存放地點資料，並容許進入各該處所查驗部分，均有理由，維持第一審所為上訴人敗訴之判決；另關於被上訴人請求上訴人給付違約金部分，則廢棄第一審所為被上訴人敗訴之判決，改命上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）568萬元本息之違約金，上訴人就上開不利之部分提起上訴，經最高法院駁回上訴人上開部分之上訴，維持本院前審判決之判斷，上訴人仍執陳詞，主張兩造間有另案訴訟尚未確定，被上訴人不得請求上訴人銷毀系爭貼紙及系爭授權產品，顯不足採信。

六、綜上所述，被上訴人依系爭授權契約第28條第3項之規定，先位請求上訴人應將其所持有之如原審判決附件所示之系爭貼紙以及貼有系爭貼紙之授權產品交由被上訴人進行銷毀，為有理由，原審判決予以准許，並無違誤，上訴人聲明不服，請求廢棄改判，為無理由，應予駁回。被上訴人之先位請求既已准許，其於第二審程序追加之備位請求，即無勿庸裁判，附此敘明。

七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張及攻擊防禦方法，經審酌後認與本判決之結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　2 　　月　　25　　日智慧財產第三庭審判長法 官　蔡惠如法 官　吳俊龍法 官　彭洪英以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　111　 年　　3　　 月　　3　　日書記官　郭宇修　附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。