侵害商標權有關財產權爭議

事實及理由

壹、程序方面：

一、本件證據編號及所在卷冊頁碼，見本院卷第179至181頁之證據編號對照表。

二、上訴人原上訴聲明第1、2、4項：「⒈原判決不利於上訴人等之部分廢棄。⒉上開廢棄部分，准予上訴人等於第一審訴之聲明。⒋上訴人等願供擔保請准宣告為假執行。」嗣更正聲明為第1、2、4項：「⒈原判決關於駁回後開第二項部分廢棄。⒉上開廢棄部分：⑴被上訴人陳語彤與被上訴人公司應連帶給付上訴人新臺幣（下同）207萬元及自起訴狀繕本送達翌日（即民國112年12月1日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⑵被上訴人劉奕辰與被上訴人公司應再連帶給付上訴人193萬元及自起訴狀繕本送達翌日（即112年12月1日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⑶前開給付，其一被上訴人已為給付，於給付範圍內，其餘被上訴人同免給付之義務。⒋就第二項聲明，上訴人願供擔保請准宣告為假執行。」經被上訴人同意（本院卷第118、195、207至208頁），應予准許。貳、上訴人主張：上訴人許凱淇為我國註冊第02126863、02167747號商標（名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、商品類別，如附圖所示，下合稱系爭商標）之商標權人，並將系爭商標專屬授權予上訴人李靜如即凱笠企業行，以「可妮絲（KANIS）」品牌販賣美妝商品。上訴人於110年2月間（甲證2），委託被上訴人公司代工生產KANIS氣墊粉餅組（含外包裝紙盒、外包裝袋、粉餅盒、粉蕊，下稱系爭商品），被上訴人公司則委由第三人廠商製造。因被上訴人公司代工生產之系爭商品（共11,348組）有生菌數超標之重大瑕疵，經上訴人於110年3月間至同年11月間陸續通知退貨並不得流通至市面，並於同年11月30日再通知銷毀系爭商品（甲證9）。詎被上訴人公司收受前開退貨商品後未予銷毀，竟未經上訴人同意或授權，由被上訴人公司之法定代理人即被上訴人陳語彤、業務人員即被上訴人劉奕辰於110年11月19日，以被上訴人公司名義將前開退貨之系爭商品800組販售與訴外人允陳有限公司（下稱允陳公司），再由允陳公司分別在社群媒體Instagram（帳號so.cheap, market，下稱IG)、蝦皮拍賣網站（帳號socheapmarket，下稱蝦皮賣場）進行直播或網路銷售，構成105年11月30日修正公布之商標法（下稱105年商標法）第68條第1款規定之侵害系爭商標權行為，被上訴人明知上訴人要求退貨之系爭商品須銷毀不得流通於市面，卻仍為前開行為，係故意侵害上訴人系爭商標權，另被上訴人公司尚有庫存10,548組（11,348-800=10,548），應銷毀而未銷毀，亦屬侵害商標權之行為。爰依105年商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規定，請求被上訴人公司損害賠償207萬元。另因被上訴人陳語彤、劉奕辰分別為被上訴人公司之法定代理人、業務，爰依公司法第23條第2項、民法第188條第1項本文規定，請求被上訴人陳語彤、劉奕辰分別與被上訴人公司連帶負損害賠償責任，且彼此間為不真正連帶關係。（至原審判命被上訴人公司、劉奕辰連帶損害賠償14萬元部分，未經其等上訴而告確定，以及原審駁回上訴人李靜如即凱笠企業行請求被上訴人劉奕辰、陳語彤排除、防止侵害及銷毀部分、與上訴人許凱淇請求被上訴人公司、劉奕辰、陳語彤賠償損害、排除、防止侵害及銷毀部分，因上訴人李靜如即凱笠企業行、許凱淇均未上訴而告確定，以上皆非本院審理範圍，併此敘明。）參、被上訴人之抗辯：

一、依上訴人李靜如與被上訴人劉奕辰間如乙證2、12所示之對話紀錄，被上訴人公司及劉奕辰於110年3至4月間即多次與上訴人解釋系爭商品並無細菌超標情事，上訴人亦於同年4月13日明確表示系爭商品她都不要等語（乙證2），被上訴人劉奕辰於同年12月19日提供系爭商品並無細菌超標之SGS檢驗報告（乙證1）予上訴人。就退回之系爭商品800組販售與允陳公司，並無侵害上訴人商標權之故意，主觀上應為過失，且被上訴人於臺灣臺中地方法院113年度智易字第25號違反商標法案件（下稱113智易25刑案）審理中，已於114年2月25日自動繳交犯罪所得14萬元，另該商品數量極為少量，情節輕微，得依商標法第71條第2項規定酌減。

二、此外，本件流通在外的系爭商品數量僅有800組，其餘庫存10,548組被上訴人公司已於115年2月6日全數銷毀（乙證13），故本件仍應以上訴人被侵害商標所受的損害金額計算，即流通在市面的800組為侵害數量，乘以每組賣予允陳公司175元單價，所得金額14萬元為損害賠償金額，上訴人直接以售價1,380元乘以500倍計算，難認有理由。　　　　肆、兩造之聲明：

一、原審為上訴人李靜如即凱笠企業行部分勝訴部分敗訴、及上訴人許凱淇全部敗訴之判決，上訴人2人就其損害賠償請求敗訴如下開第㈡項所示部分提起上訴，聲明如下：　㈠原判決關於駁回後開第二項部分廢棄。　㈡上開廢棄部分:⒈被上訴人陳語彤與被上訴人公司應連帶給付上訴人207萬元及自起訴狀繕本送達翌日（即112年12月1日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉被上訴人劉奕辰與被上訴人公司應再連帶給付上訴人193萬元及自起訴狀繕本送達翌日（即112年12月1日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒊前開給付，其一被上訴人已為給付，於給付範圍內，其餘被上訴人同免給付之義務。　　㈢就第二項聲明，上訴人願供擔保請准宣告為假執行。

二、被上訴人之答辯聲明：　㈠上訴人之上訴及假執行之聲請均駁回。　㈡若受不利判決願供擔保請准宣告免假執行。　伍、兩造之不爭執事項如下（本院卷第173、176、211頁）：

一、上訴人許凱淇為系爭商標之商標權人，商標期間分別至120年3月15日、120年9月15日，其將系爭商標專屬授權予上訴人李靜如以品牌「可妮絲（KANIS）」總部名義對外經營網路販賣美妝等女性商品。

二、上訴人李靜如曾於110年2月間，委託被上訴人公司負責代工生產系爭商品（甲證2），被上訴人公司則委由第三人廠商製造。

三、被上訴人公司於110年11月19日販賣系爭商品800個與允陳公司，供該公司於前開IG平台、蝦皮賣場進行網路販售，系爭商品包裝及外殼上印有系爭商標。

四、被上訴人公司臺中市倉庫內原存放系爭商品10,548組，被上訴人於115年2月6日已有銷毀行為，但銷毀數量不明。

五、被上訴人陳語彤為被上訴人公司之名義負責人，被上訴人劉奕辰為實際負責人並為業務經理，負責該公司之營運。　　陸、爭點（本院卷第173至174、177頁）：

一、被上訴人公司將系爭商品800組販售與允陳公司，是否違反105年商標法第68條第1款規定，而侵害系爭商標權？

二、被上訴人公司就庫存之氣墊粉餅組10,548組，是否應銷毀而未銷毀，違反商標法第68條第1款規定，侵害系爭商標權？

三、被上訴人公司有無侵害系爭商標之故意？上訴人得否依105年商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、民法第188條第1項本文規定，請求被上訴人公司損害賠償207萬元？被上訴人得否依105年商標法第71條第2項規定請求酌減？

四、被上訴人陳語彤對於被上訴人公司業務之執行，是否故意違反法令致上訴人受有損害？上訴人得否依公司法第23條第2項規定，請求被上訴人陳語彤與被上訴人公司連帶賠償？

五、被上訴人劉奕辰對於被上訴人公司業務之執行，是否故意違反法令致上訴人受有損害？或因執行職務，不法侵害他人之權利？上訴人得否依公司法第23條第2項或民法第188條第1項本文規定，請求被上訴人公司與被上訴人劉奕辰連帶賠償？

六、如被上訴人應負損害賠償責任，被上訴人彼此間是否為不真正連帶關係？　　柒、得心證之理由：

一、被上訴人公司將系爭商品800組販售與允陳公司，違反105年商標法第68條第1款規定，而侵害系爭商標權：㈠105年商標法第35條第1項、第2項第1款：「（第1項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。（第2項）除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」同法第68條第1款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」㈡按105年商標法第39條第1項規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。」113年5月1日修正施行之商標法，因應實務授權契約之模式，將授權區分為專屬與非專屬授權，修正第39條第1項：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。」並於第5項增訂專屬授權之定義規定：「（第5項）專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。」另考量商標所累積之信譽，於專屬授權終止後，最後仍回歸商標權人。且專屬授權契約若以一定期間內授權商品銷售金額之比例，作為權利金數額之計算方式，則專屬授權範圍內之商標侵害行為，對商標權人之權益亦有影響，況商標專屬授權僅係商標權人在授權範圍內，為被授權人設定專有排他之使用權利，商標權人並不喪失商標使用權利以外之權能，如商標權之移轉、設定質權等，專屬授權後之商標侵害行為，若損及商標權人此部分之權利，亦有排除侵害之需要，爰增訂第6項：「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」㈢上訴人許凱淇為系爭商標之商標權人，將系爭商標專屬授權予上訴人李靜如以品牌「可妮絲（KANIS）」總部名義對外經營網路販賣美妝等女性商品。上訴人李靜如曾委託被上訴人公司代工生產標示系爭商標之系爭商品，經被上訴人公司交貨後，因上訴人李靜如認被上訴人公司所交付之系爭商品有生菌數超標之瑕疵而退貨，被上訴人公司於110年11月19日將前開退貨商品中之800個販賣與允陳公司，而允陳公司於IG、蝦皮賣場販售系爭商品等情，業據兩造陳述在卷(原審卷第12至13、128至130頁)，並有生產確認單、通訊軟體LINE對話紀錄、出貨憑證、允陳公司直播畫面截圖、蝦皮賣場網頁資料在卷可參(甲證2至6，原審卷第25至65頁)。㈣又觀之上訴人與被上訴人劉奕辰間之LINE對話紀錄（甲證3，原審卷第27至33頁)，上訴人表示客人有反應系爭商品有問題，其覺得系爭商品不能再販賣要回收，並要求被上訴人公司負責等語，可知上訴人係表示要回收系爭商品，並不得再販賣，並無同意被上訴人公司就回收之系爭商品得再行轉賣，然被上訴人公司未經上訴人之同意或授權，即將退貨且標有系爭商標之系爭商品販賣與允陳公司，是被上訴人公司前開行為構成商標法第68條第1款規定而侵害上訴人就系爭商標之商標權。㈤被上訴人雖辯稱：上訴人已拋棄退貨之系爭商品之所有權，故被上訴人公司有權處分云云，並提出被上訴人劉奕辰與上訴人李靜如間之LINE對話紀錄為證(乙證2，原審卷第157頁)，然觀之該對話紀錄內容，被上訴人劉奕辰向上訴人李靜如表示「姐姐，米恩（即上訴人許凱淇）有跟我說貨都不要了，這批貨問題我跟沛美會討論好跟你們回覆」，上訴人李靜如回稱「好」，是依前開對話內容，僅可得知上訴人許凱淇向被上訴人劉奕辰表示系爭商品要退貨，被上訴人劉奕辰向上訴人李靜如表示會與沛美討論退貨部分要如何處理，再給上訴人李靜如答覆，上訴人李靜如表示好，無足認定上訴人李靜如有拋棄退貨之系爭商品之意思表示，或同意被上訴人公司得轉賣退貨之系爭商品，故被上訴人所辯顯不足採。至被上訴人辯稱：被上訴人公司將系爭商品送檢結果，系爭商品並無生菌數超標之情事云云。惟無論系爭商品是否有生菌數超標之情事，被上訴人公司均不得在未經上訴人同意或授權之情形下，而販售系爭商品，是被上訴人上開所辯亦不可採。

二、被上訴人公司就庫存之氣墊粉餅組10,548組，應銷毀而未銷毀，違反商標法第68條第1款規定，侵害系爭商標權：㈠105年商標法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：將商標用於商品或其包裝容器。持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。將商標用於與提供服務有關之物品。將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」準此，商標之使用，需有標示商標之積極行為，即將商標用於商品或其包裝容器（第1款）、與提供服務有關之物品（第3款）、與商品或服務有關之商業文書或廣告（第4款），以及持有、陳列、販賣、輸出或輸入使用商標之商品（第2款）。㈡如前所述，上訴人李靜如曾委託被上訴人公司代工製造系爭商品，因出貨之系爭商品有生菌數超標之瑕疵而退貨，故被上訴人公司倉庫中之庫存商品係上訴人李靜如委託製造後所退貨或尚未出貨之商品，因上訴人許凱淇已向被上訴人劉奕辰表示系爭商品要退貨、要回收，被上訴人劉奕辰向上訴人李靜如表示會與沛美討論退貨部分要如何處理，再給上訴人李靜如答覆，經上訴人李靜如表示同意，則被上訴人公司所持有之系爭商品全數11,348組均屬侵害商標權之商品，即使嗣後被上訴人公司將其中800組出售予允陳公司，核屬105年商標法第5條第1項第2款所稱「販賣」之商標使用行為，其餘10,548組庫存品未經售出，亦屬同條項第2款所稱「持有」之商標使用行為，而構成同法第68條第1款之侵害系爭商標權行為。

三、上訴人李靜如即凱笠企業行得請求被上訴人公司與劉奕辰連帶損害賠償：㈠按105年商標法第69條第3項規定，商標權人對因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，此以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構成商標權侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。又專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標，且商標權受侵害時，除契約另有約定外，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。此外，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項定有明文。㈡被上訴人公司明知未經上訴人李靜如之同意或授權，即將退貨之系爭商品800個轉售與允陳公司，且被上訴人公司臺中市倉庫內原存放系爭商品10,548組，直至115年2月6日始有銷毀行為，但銷毀數量不明，被上訴人公司自有侵害上訴人李靜如就系爭商標商標權之故意，並非僅止於被上訴人所辯之過失。因此，上訴人李靜如即凱笠企業行以專屬被授權人之地位，得請求被上訴人公司賠償損害。而被上訴人劉奕辰既為被上訴人公司之實際負責人及業務經理，又被上訴人公司前開販售系爭商品800個與允陳公司、以及退貨之系爭商品庫存品應銷毀而未銷毀之行為，為被上訴人公司之業務，且被上訴人劉奕辰負責凱笠企業行之可妮絲品牌（甲證12），並接洽允陳公司，自當為被上訴人劉奕辰執行公司業務之範圍，則其執行職務違反法令，亦屬故意，致使上訴人之系爭商標權受有損害，是上訴人李靜如主張被上訴人劉奕辰應依公司法第23條第2項規定，與被上訴人公司連帶負賠償責任，當屬有據。㈢被上訴人公司與劉奕辰應連帶損害賠償198萬5,900元：　　⒈按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總價定賠償金額；前項損害賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，105年商標法第71條第1項第3款及第2項定有明文。又商標法第71條第1項第3款之立法目的係為解決被害人無法證明或計算其實際所受損害，而以法律明定法定賠償額，是該所查獲侵害商標權商品之數量，本不以行為人業已實際銷售為必要，且所稱之查獲侵害商標權商品亦非以實際經查獲到案或經刑事搜索扣押為必要，只要依相關證據資料得以確認侵害商標權商品之數量為何，即足當之。⒉被上訴人公司以單價175元將系爭商品800個出售與允陳公司，有出貨憑證及統一發票可佐（甲證4，原審卷第35頁)，是本件查獲侵害商標權商品之零售價格為175元。上訴人李靜如即凱笠企業行雖主張以系爭商品於市場零售單價，即允陳公司對外銷售時所提及之定價1,380元作為計算基礎（原審卷第15、232至233頁，本院卷第51至52頁），並提出甲證5為證。惟依甲證5所示，訴外人直播主稱：「這外面公定價就是1380」（原審卷第45頁），可知此價格非被上訴人公司本件遭查獲侵害商標權之商品零售價格，自難以此計算商標法第71條第1項第3款之損害賠償金額。⒊如前所述，被上訴人公司所持有之系爭商品全數11,348組（含嗣後售予允陳公司之800組、及庫存品10,548組）均屬已查獲之侵害商標權商品，其數量已超過1,500件，則上訴人李靜如即凱笠企業行主張計算基數之數量包含800組及其餘10,548組，依105年商標法第71條第1項第3款規定計算，即屬有據。故本件以其總價定賠償金額，即198萬5,900元（計算式：$175X11,348=$1,985,900），核屬適當。上訴人李靜如即凱笠企業行逾此範圍之請求，即屬無據。而原審認庫存品非屬查獲侵害商標權商品，僅以被上訴人公司實際出售之商品數量800組作為查獲侵害商標權商品數量，尚屬未洽。⒋至被上訴人公司及劉奕辰辯稱其主觀上對「上訴人不要的貨品，應該可以自行處分」之法意識產生不法意識的認知錯誤，應認係「過失」而非故意，另數量極為少量且情節輕微，請求依同法第71條第2項規定酌減損害賠償云云，惟系爭商品為氣墊粉餅組，被上訴人公司受託代工製造，因有生菌數超標之瑕疵而遭退貨，雙方已進行退貨、回收之討論事宜，詎被上訴人公司嗣後將其中800組出售予允陳公司，被上訴人公司確具侵害商標權之故意，且被上訴人劉奕辰執行公司職務違反法令，亦屬故意，而本件查獲侵害商標權之商品共11,348組，數量非少，故本院審酌前開金額並無顯不相當之情形，是其等前開酌減請求，尚難准許。⒌被上訴人公司及劉奕辰雖辯稱：其等於113智易25刑案審理中，自動繳交犯罪所得14萬元，基於一事不兩罰之法理，自無再行給付本件損害賠償云云。惟按「一事不兩罰」乃現代民主法治國家之基本原則，此乃避免因法律規定之錯綜複雜，致人民單一違反法義務之行為，遭受數個不同法律之處罰，而使人民承受過度不利之後果。查被上訴人公司、劉奕辰於前開刑案中向國庫所繳交之14萬元核屬犯罪所得，與本件因侵害系爭商標權給付與上訴人李靜如即凱笠企業行之損害賠償，難認係屬重複處罰，自無一事不兩罰禁止原則之適用，故此部分抗辯，要無可取。⒍上訴人李靜如即凱笠企業行起訴請求被上訴人公司劉奕辰賠償與法定遲延利息，並無確定期限，起訴狀繕本於112年11月30日送達（原審卷第109、111頁），應認已生催告給付之效力，則上訴人李靜如即凱笠企業行請求被上訴人公司及劉奕辰應負遲延責任，即自同年12月1日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，洵屬有據。

四、上訴人李靜如即凱笠企業行不得依公司法第23條第2項規定，請求被上訴人陳語彤與被上訴人公司連帶賠償：上訴人李靜如即凱笠企業行雖主張被上訴人陳語彤為被上訴人公司法定代理人，依公司法第23條第2項規定，請求被上訴人陳語彤與被上訴人公司連帶賠償云云。然被上訴人陳語彤為被上訴人公司名義負責人，該公司之營運由被上訴人劉奕辰為實際負責人並為業務經理乙情，為兩造所不爭執，本件並無證據證明被上訴人陳語彤有實際執行公司職務，即與前揭規定之要件不符，故上訴人李靜如即凱笠企業行請求被上訴人陳語彤與被上訴人公司連帶賠償，要屬無據。

五、上訴人許凱淇不得請求損害賠償：系爭商標經上訴人許凱淇專屬授權予上訴人李靜如使用以銷售系爭商品，已於前述。故上訴人李靜如在被授權範圍內，排除上訴人許凱淇及第三人使用註冊商標。上訴人許凱淇於專屬授權範圍內，因被上訴人公司前開侵害商標權之行為受有何損害，未見上訴人許凱淇具體說明並為舉證，故其請求損害賠償，即屬無據。

六、綜上所述，上訴人李靜如即凱笠企業行請求被上訴人公司與劉奕辰連帶損害賠償198萬5,900元，及自112年12月1日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，即屬有據。至上訴人李靜如即凱笠企業行逾此範圍之請求，及上訴人許凱淇之請求，均屬無據。原審除前第貳項所述之判決確定部分外，就上開應准許部分，僅判准14萬元本息，就其餘部分為上訴人李靜如即凱笠企業行敗訴判決，自有未洽。上訴人李靜如即凱笠企業行上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。至於超過上開應准許部分，以及上訴人許凱淇上訴部分，原審為上訴人敗訴之判決，即無不合，上訴人上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　玖、據上論結，本件上訴人李靜如即凱笠企業行上訴為一部有理由，一部無理由，上訴人許凱淇上訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第85條第1項、第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　28　　日智慧財產第一庭審判長法 官　汪漢卿法 官　陳端宜法 官　蔡惠如以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　8 　　日書記官　邱于婷附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。