排除侵害商標權行為等

事實及理由

甲、程序方面：民事訴訟法第256條規定：不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。原告因確認被告全稱及商標權主張等事項而調整訴之聲明（卷一第12、50、186、285、348至349、361、408，卷二第68頁），核屬更正事實及法律上之陳述，非屬訴之變更或追加。乙、實體方面：壹、原告主張：

一、被告柯博仁（以下省略稱謂）於民國110年8月間將註冊第00818445號「志明及圖」商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）出售予訴外人維美有限公司（下稱維美公司），維美公司復於112年7月1日將系爭商標移轉予原告。被告柯陳桂心即志明花生糖創始店（以下稱柯陳桂心，省略稱謂）、柯博仁（以下合稱被告）：㈠於111年3月28日，以柯陳桂心為負責人，在○○市○○區○○○路000號0樓獨資設立「志明花生糖創始店」之商業登記，並以系爭商標字樣懸掛招牌、門板、印製花生糖等商品外包裝，對不特定消費者招攬販售（附表編號1至4）。㈡在「志明花生糖創始店」之官網上，以「志明花生糖創始店」名義，刊登載有「志明花生糖創始店」之花生糖等商品，且於商品外包裝上記載「志明花生糖創始店」之文字內容（附表編號5至7）。㈢在社群軟體Facebook上，設立「志明花生糖創始店-米香姨花生糖」之粉絲專頁，稱「志明花生糖創始店創立於1968年，為高雄五甲第一家花生糖專賣店……僅此一家絕無分店」，於該粉絲專頁中刊登與前述㈡相同商品之銷售資訊（附表編號8至13）。爰依民法第184條、第185條及商標法第68條第3款、第69條第1至3項、第70條第2項規定，請求被告排除、防止侵害及連帶賠償損害等情。

二、聲明：㈠被告不得使用或授權他人使用「志明」、「志明花生糖創始店」或近似於「志明」、「志明花生糖創始店」於食品類商品及其包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵。㈡被告應將已使用相同或類似於系爭商標於指定商品之庫存產品、廣告、網頁或其他行銷物品删除或除去。㈢被告柯陳桂心即志明花生糖創始店應將商業登記名稱「志明花生糖創始店」，辦理商業名稱變更登記為非「志明花生糖創始店」之名稱，且不得使用任何相同或近似於「志明」、「志明花生糖創始店」之名稱。㈣被告應連帶給付原告新臺幣（下同）20萬元及自最後一位被告收受繕本翌日起即113年10月22日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈤就第四項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。貳、柯陳桂心答辯以：

一、㈠「志明花生糖」商標本為柯陳桂心與先生及家人共同經營使用，系爭商標係兒子即訴外人柯志明在86年7月22日申請註冊，依序於103年5月16日移轉予柯博仁，110年9月1日移轉予維美公司，112年7月1日移轉予原告。柯陳桂心於系爭商標申請日前或原告輾轉取得系爭商標前，已先使用「志明花生糖」商標及「志明花生糖創始店」商號名義販售花生糖，屬商標法第36條第1項規定之善意先使用，得繼續使用不受拘束。㈡柯陳桂心為傳承不黏牙的志明花生糖手藝及家業而設立「志明花生糖創始店」商號，研發新口味、設計「米香姨及圖」作為商標使用於商品及服務上表彰來源，並取得註冊第02274647號商標（下稱米香姨商標），符合一般商業常理。㈢原告所指商標侵權情節業經臺灣高雄地方檢察署以112年度偵字第22187號不起訴處分在案。㈣系爭商標之「志明」字樣非獨創性標識，識別性甚弱，柯陳桂心主要係以米香姨商標為識別來源，「米香姨」圖樣所占比例與位置較「志明」更明顯，二者近似程度低，不致使相關消費者混淆誤認，況「志明」即為柯陳桂心原本使用之商店名稱，當無攀附系爭商標之意，難認有將「志明」字樣作為商標使用。㈤柯陳桂心使用「志明花生糖創始店」名稱，係以符合商業交易習慣之方式，表示自己商店名稱，依商標法第36條第1項第1款規定，不受他人商標權之效力所拘束，況公司行號名稱的作用，是表示營業主體，目的在跟其他企業主體相區別，與商標性質不同，非屬商標法第68條所定商標使用。㈥原告取得系爭商標至今僅2年餘，無廣泛大量行銷系爭商標商品，實未為相關事業或消費者所熟知而達著名商標程度，原告取得系爭商標時間晚於柯陳桂心設立「志明花生糖創始店」商號之後，不符合著名商標要件，「志明花生糖創始店」商號實無致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標識別性或信譽之虞，無侵權情事，無須變更商業名稱。

二、答辯聲明：駁回原告之訴及其假執行之聲請；被告如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。參、柯博仁答辯以：

一、㈠柯陳桂心未使用系爭商標，係使用米香姨商標作為表彰自家生產花生糖商品之標識，單純「志明」二字不具識別性，具有得撤銷原因，柯陳桂心銷售花生糖商品名稱上清楚標識「米香姨」文字與圖案，可輕易區辨，無混淆誤認之虞。被告為母子關係，基於家人合作互助精神，在網路社群媒體上推薦分享自家的「米香姨」花生糖商品，本屬人情之常，自無構成商標法第68、69條規定之侵權行為。柯陳桂心至多僅使用「志明」作為商號名稱或店名，係以符合商業交易習慣之方式，表示自己商店名稱，並非商標之使用。原告並未提出其他關於占有率、識別性、市場價值、消費大眾印象或市場調查之資料以釋明系爭商標為著名商標，依目前卷內證據資料，尚不足以認定系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，被告以「志明」為其商號名稱或是店名，不符合商標法第70條第2款規定視為侵害商標權，原告請求被告變更名稱，難認有據。㈡柯博仁將系爭商標權辦理移轉登記給維美公司，是因當時柯博仁與訴外人黃寶惠有借貸關係，黃寶惠要求提供法律保障，柯博仁不諳法律，同意暫時將系爭商標移轉登記給維美公司作為類似讓與擔保之用，但當5年後債務清償完畢，依據雙方協議書第3條及花生糖經營權利結合系爭商標才有相當商業價值的立約真意，此時包含系爭商標在內的經營權利就自動回歸柯博仁所有，從而原告在商標法上縱然現為商標權人，惟依據契約繼受效力，原告對系爭商標之權利僅至115年7月26日為止。

二、答辯聲明：駁回原告之訴及其假執行之聲請；如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。　　　　肆、不爭執事項（卷二第15頁)：

一、原告為系爭商標之商標權人。

二、柯陳桂心之子柯博仁曾於110年9月1日，將系爭商標及第00810553號「遠景光明設計圖」商標讓與維美公司，維美公司再於112年7月1日將商標讓與原告。

三、原告於113年1月16日申請註冊第02352112號、第02351721號商標（原告本件不主張前項及本項所示商標之商標權，卷一第285頁、第294頁）。

四、柯陳桂心於111年3月28日經高雄市政府核准設立商業名稱「志明花生糖創始店」商號。

五、原告於113年6月6日發函告知被告有侵害商標行為。

六、維美公司對柯陳桂心曾提出違反商標法告訴，業經臺灣高雄地方檢察署以112年度偵字第22187號不起訴處分確定。伍、爭執事項（卷二第15至16頁）：

一、系爭商標是否為著名商標？

二、被告辯稱於原告取得系爭商標前或系爭商標申請日前，已先使用「志明花生糖」商標及「志明花生糖創始店」，有商標法第36條第1項規定情形，有無理由？

三、原告主張被告侵害系爭商標，依商標法第68條第3款、第69條第3項、第70條第2款、民法第184條第1項前段、第185條第1項規定，請求被告連帶負賠償責任，有無理由？若有，金額為何？

四、原告依商標法第69條第1項、第2項規定，請求侵害排除及防止，有無理由？　　陸、本院得心證理由：

一、商標法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：將商標用於商品或其包裝容器。持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。將商標用於與提供服務有關之物品。將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」。茲就原告主張被告附表編號1至13使用「志明」字樣是否為商標之使用審酌如下：㈠附表編號10簡介記載「志明花生糖創始店創立於1968年，為高雄五甲第一家花生糖專賣店，是台灣百大伴手禮及高雄伴手禮名店，堅持手工製作，好吃不黏牙，僅此一間絕無分店！請認明店門口（米香姨）人型立牌及黃色+紅色雙招牌」，內容中之「志明」字樣並未凸顯或單獨使用，且整篇字形字體相同，並無特別突出而可供消費者識別其為商標之處，應係表徵營業主體之意，非商標使用。㈡附表編號1至3招牌及門板；編號5至9、11至13網頁內容以及編號4花生糖商品外包裝上所標示之「志明」字樣，均置於明顯位置，醒目可見，客觀上足使相關消費者藉以區辨所表彰之商品或服務來源，均屬商標之使用。㈢依上所述，附表編號1至9、11至13標示均屬商標之使用，故後續之爭點僅就上開部分進行論述。柯陳桂心雖引臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第22187號不起訴處分書（下稱相關刑案，卷一第100至101頁）內容，辯稱前揭標示在於表彰「志明花生糖創始店」商號之營業主體，附表編號1、4、5、7、9、12、13係使用米香姨商標；柯博仁亦辯稱柯陳桂心係使用米香姨商標表彰商品來源等情。然商標及商號均具有提供識別標誌，並引導消費者進行選擇之功能，而市面上之商品或服務並列多數商標者所在多有，商標法亦未禁止同時使用二以上商標於同一商品或服務，被告所辯並無礙於前揭標示客觀上表彰商品或服務來源，足使相關消費者認識其為商標，而為商標使用之判斷。

二、商標法第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：……於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。原告主張被告所為違反前揭規定，為被告否認，經查：　　　㈠二者商標字樣近似程度不低：⒈系爭商標係由略經設計之二個黑底方框內置反白中文「志明」所構成；被告附表編號1至9、11至13使用「志明花生糖」、「志明花生糖創始店」、「志明花生糖創始店-米香姨花生糖」字樣，其中「花生糖」、「創始店」屬描述說明性詞彙，二者相較，較引人注意及供辨識唱呼之主要識別部分均為「志明」二字，僅有無後綴「花生糖」、「創始店」、「米香姨」之差異，在整體外觀、讀音及觀念上有其相仿之處，以具有普通知識經驗之消費者施以普通之注意，於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。⒉被告辯稱「米香姨」圖樣占比與位置較「志明」更明顯，二者商標近似程度低云云。然被告使用「志明」字樣構成商標使用，已如前述，縱有米香姨商標圖樣與「志明花生糖」等字樣並列，米香姨商標之「米香姨」字樣極小，可供消費者唱呼識別主要部分仍為「志明」二字，尚難以被告所舉米香姨商標之使用，逕認足供消費者區辨，而為二者商標不近似之判斷。　　　㈡系爭商標指定使用於糖果、米果、餅乾、穀製點心片商品，與被告使用「志明」字樣於花生糖等商品及提供販售花生糖等服務相較，於原料、產製者、行銷管道、消費族群及滿足消費者需求等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或高度類似之商品或服務。㈢系爭商標具有識別性：⒈系爭商標之「志明」字樣與其指定使用之「糖果、米果、餅乾、穀製點心片」商品無直接關聯，消費者會將其視為指示及區辨來源之識別標識，具有識別性。⒉柯博仁辯稱「志明」二字為常見人名或公司、商號名稱，單獨「志明」二字不具識別性而有得撤銷原因云云。然識別性之判斷應考量商標與指定商品或服務間的關係，不能脫離指定商品或服務單獨為之，柯博仁所辯顯屬誤解，不足憑採。㈣衡酌系爭商標與被告附表編號1至9、11至13使用字樣之近似程度不低，指定使用商品或服務同一或高度類似，且系爭商標具識別性等因素綜合判斷，相關消費者可能誤認二者商標之商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二者商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，此亦有甲證4媒體報導及「志明花生糖創始店」網頁資料可資參佐（卷一第40頁），被告使用「志明」字樣於販售花生糖等商品或服務行為，構成商標法第68條第3款所定商標侵權情形。㈤至於柯博仁辯稱依據「志明花生糖專賣店即柯博仁」與維美公司甲證15協議書（卷一第365至369頁）第3條約定，考量花生糖經營權利結合系爭商標才有相當商業價值的立約真意，以及原告繼受契約效力，原告對系爭商標之權利僅至115年7月26日為止等情，所指甲證15協議書之契約當事人並非原告，所述期限尚未屆至，並無礙於本件商標侵權之判斷，附此敘明。

三、被告辯稱柯陳桂心之志明花生糖創立於57年，至今已創業第58年，為高雄五甲第一家花生糖專賣店，早於原告輾轉取得系爭商標前使用「志明花生糖」商標及「志明花生糖創始店」商號名稱販售花生糖，符合商標法第36條第1項規定之以符合商業交易習慣之方式，表示自己商店名稱及善意先使用等情，為原告否認。經查：㈠依商標法第36條第1項第1款、第4款（112年5月24日修法前為第3款）本文規定：「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」、「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，不受他人商標權之效力所拘束。㈡依甲證17、甲證18「志明花生糖專賣店」及「志明花生糖創始店」商業登記資料（卷一第375至377頁），前者於111年3月24日辦理歇業，後者隨即於同年月28日設立登記，且後者名稱使用「創始店」，可徵柯陳桂心知悉有他人使用「志明」名稱，再觀諸附表編號4、5、7、9、12、13刻意將「志明花生糖創始店」字樣與米香姨商標並列，置於醒目且明顯可見之位置；編號9、12將「米香姨花生糖」字樣標示置於「志明花生糖創始店」字樣之後；編號6、8、11甚且僅標示「志明花生糖創始店」字樣，刻意凸顯「志明」字樣以表彰並區辨商品及服務來源之行銷方式，實難認係以符合商業交易習慣之誠實信用方法表示商號名稱，應無商標法第36條第1項第1款規定之適用。㈢柯陳桂心所稱「志明花生糖」商標本為柯陳桂心與先生及包括柯博仁在內之家人共同經營使用，系爭商標係其子柯志明在86年7月22日申請註冊，依序於103年5月16日移轉予柯博仁，110年9月1日移轉予維美公司，112年7月1日移轉予原告等情，有甲證16系爭商標註冊簿資料、甲證8及乙證3媒體報導（卷一第371至373頁、第230至232頁、389至391頁）可資參佐，是依系爭商標登記使用及「志明花生糖」經營歷史，柯陳桂心所稱善意先使用之「志明花生糖」即為其子柯志明申請註冊系爭商標所表彰之商品來源，嗣系爭商標移轉予經營「志明花生糖專賣店」之柯博仁，再由柯博仁將「志明花生糖專賣店」經營權及系爭商標移轉予維美公司，雖柯陳桂心辯稱其於72年間在五福市場以志明花生糖名義銷售花生糖，早於86年系爭商標之申請註冊，然依前述二者同源，當無前揭商標法第36條第1項第4款本文規定之善意先使用可言，被告以原告取得系爭商標時間據為善意先使用之主張，並非可採。

四、商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償」，又民法第185條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人」。經查：㈠柯陳桂心經營「志明花生糖創始店」，申請註冊米香姨商標，對於花生糖等商品相關品牌及商標，應較一般消費者有更高之認識並有注意能力，卻疏未注意於招牌、商品及網頁上使用與系爭商標近似之「志明」標識於銷售花生糖等商品及服務，經原告通知侵權後（甲證3，卷一第34至35頁），當已知悉系爭商標歸屬及其商號標示有商標侵權疑慮，仍未謹慎處理避免爭議，致侵害原告之商標權，其主觀上應具有過失。又柯博仁知悉柯陳桂心設立「志明花生糖創始店」且有共同銷售之事實，業經原告提出網站製作廠商之社群軟體貼文、柯博仁之社群軟體資料（甲證10、甲證11，卷一第246至254頁）為證，原告依前揭規定請求被告負連帶損害賠償責任，即屬有據。㈡商標法第71條第1項第3款規定：「（第1項）商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……就查獲侵害商標權商品之零售單價1500倍以下之金額」。原告主張參酌「志明花生糖創始店」官網刊登之商品銷售金額，以單價較低之「花生糖罐裝450克」280元，依前揭規定以1500倍計算，金額為42萬元（280元×1500＝420,000元），一部請求20萬元等情，提出「志明花生糖創始店」刊登銷售資料網頁截圖為證（甲證20，卷二第23頁），再經本院於115年4月9日當庭以「志明花生糖創始店」查詢官網之「所有商品」、「關於我們」、「最新消息」內容，顯示「志明花生糖創始店」販售商品單價在170元至688元不等，於「志明花生糖之創立與發展」欄記載「這款花生糖廣受歡迎，生意好時每天可賣出一千桶之多」（卷二第83至84頁），參以被告並不爭執原告所主張維美公司將其取得商標期間之求償權利移轉原告（卷二第12至13頁），原告就「志明花生糖創始店」設立之111年3月28日起迄今之侵權期間，請求以前揭方式計算請求賠償20萬元，應屬有理。㈢被告應連帶賠償之前揭金額屬未定期限之金錢債務，兩造就利率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民法第229條第2項、第233條第1項、第203條規定，原告請求被告連帶給付20萬元自最後一位被告收受起訴狀翌日即113年10月22日（卷一第70頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，即屬有據。

五、商標法第69條第1項、第2項前段規定：「（第1項）商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。（第2項前段）商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具」。查被告既有原告主張商標法第68條第3款、民法第185條所定共同侵害系爭商標之商標權行為，原告依上開規定請求被告不得使用或授權他人使用相同或近似系爭商標之「志明」字樣於所指定商品及其商品包裝、看板、網頁、廣告或其他行銷表徵；被告應將已使用相同或近似於上開商標「志明」字樣之庫存商品、廣告、網頁或其他行銷物品删除或除去部分，自屬有據，逾此部分請求，尚非妥適，不應准許。

六、依商標法第70條第2項規定：未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。原告主張系爭商標為被告所註冊，以「志明花生糖」等文字銷售相關食品逾20年，已為高雄鳳山知名團購美食，為著名商標，被告以「志明花生糖創始店」作為商號名稱，違反前揭規定，依商標法第69條第1項前段規定，請求柯陳桂心將商業登記名稱「志明花生糖創始店」，辦理商業名稱變更登記為非「志明花生糖創始店」之名稱，且不得使用任何相同或近似於「志明」、「志明花生糖創始店」之名稱等情。被告則否認系爭商標為著名商標。經查，原告主張系爭商標為著名商標係以民生報之報導說明「志明花生糖馳名南台灣」、壹週刊報導「俗出名號 志明花生糖」，以及Google查詢前五頁結果（甲證8、甲證14，卷一第230至232頁、第302至306頁）為據，然觀諸前揭民生報及壹週刊報導時間分別在82年、92年間，距今已有時日，Google查詢結果頁面，僅為網路檢索結果，並非系爭商標實際使用資料，無從據以判斷系爭商標於花生糖等商品所表彰之信譽及品質，已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，原告主張系爭商標為著名商標不可採，其依前揭商標法第70條第2項及第69條第1項前段規定，請求柯陳桂心將商業登記名稱「志明花生糖創始店」，辦理商業名稱變更登記為非「志明花生糖創始店」之名稱，且不得使用任何相同或近似於「志明」、「志明花生糖創始店」之名稱等情，即非有據，不應准許。柒、綜上所述，原告依前揭規定，請求被告排除、防止侵害如主文第一、二項所示，以及被告應連帶給付原告20萬元，及自113年10月22日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，洵屬有據，應予准許，至原告逾上開部分之請求，為無理由，應予駁回。又本判決第三項命被告連帶給付金額未逾50萬元，應依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行；被告陳明願供擔保請求宣告免為假執行，爰酌定相當之擔保金額准許之。　　　　　捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列。玖、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款、第392條第2項，判決如主文。　中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　30　　日智慧財產第一庭法 官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　6 　　日書記官　吳祉瑩附註：智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項（第1項）智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。（第5項）當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。